Algumas pessoas podem presumir que, uma vez obtido o registro federal de uma marca, este concede o direito exclusivo de uso da marca em determinados produtos ou serviços e pode facilmente impedir o uso da marca por terceiros. No entanto, a legislação de marcas é mais complexa do que isso. Na realidade, possuir um registro de marca, mesmo que válido e "incontestável", não garante o direito exclusivo de uso da marca em todas as circunstâncias.
Nos Estados Unidos, os direitos de marca registrada são conferidos pelo uso da marca. Em outras palavras, para adquirir a propriedade de uma marca registrada, não basta tê-la criado primeiro, ou mesmo tê-la registrado primeiro. Em vez disso, a parte que reivindica a propriedade deve ter sido a primeira a efetivamente usar a marca no comércio.
Às vezes, o titular do registro federal não é o primeiro usuário de uma marca em um território. Um "usuário anterior" é alguém que começou a usar uma marca em algum lugar, ou que solicitou o registro da marca, antes da data do pedido de registro federal. Em algumas ocasiões, um usuário anterior não registrado pode ter direitos superiores aos do usuário registrado, pelo menos em um território específico.
Contestado vs. Não contestado
Um registro com menos de cinco anos é considerado "contestável". Geralmente, o proprietário de uma marca contestável tem direito ao uso exclusivo da marca em todos os Estados Unidos. No entanto, é possível que um usuário anterior continue usando a marca em qualquer território em que já operava antes da data de registro. Para isso, o "usuário anterior" deve demonstrar que (1) usou a marca antes da data de depósito do registro e (2) adquiriu direitos de uso comum em decorrência do uso da marca antes do uso pelo registrante em qualquer território.
Uma marca contestável também está sujeita a um Pedido de Cancelamento de Registro. Um pedido de cancelamento de registro de marca pode ser apresentado no prazo de cinco anos a partir da data do registro por qualquer pessoa que acredite ter sofrido ou que venha a sofrer prejuízos com o registro da marca no registro principal.
Um registro torna-se “incontestável” se, após o quinto ano de registro, o titular apresentar uma declaração juramentada (1) afirmando que não houve decisões desfavoráveis quanto ao seu direito de usar a marca, (2) que não há processos pendentes nesse sentido e (3) que a marca tem sido usada continuamente por cinco anos consecutivos. Apesar do status elevado de um registro incontestável, ele ainda está sujeito a quaisquer direitos de usuários anteriores que existiam no momento do registro em qualquer território específico, com base no uso que continua até o presente.
Se um usuário anterior puder comprovar que continuou a usar uma marca sem interrupção significativa desde antes do uso pelo requerente em um determinado território, o usuário anterior continuará a ter direitos superiores aos do requerente nesse território. Contudo, diferentemente das marcas contestáveis, o registro de uma marca incontestável não pode ser cancelado.
Qualquer pessoa interessada em registrar uma marca deve estar ciente de que o registro por si só não estabelece, de forma conclusiva, um direito exclusivo de uso da marca. A verdade é que os usuários anteriores têm proteção significativa sob a lei. Lei de Marca RegistradaE, em algumas ocasiões, usuários anteriores podem ter direitos superiores aos de um usuário registrado, pelo menos em um território específico.
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